Protocolo de Madri: como pedir a marca em vários países a partir do INPI

A lista de produtos e serviços enviada à OMPI sai da lista da marca de base. Ela pode ser mais estreita, nunca mais larga. Para cobrir classes que a marca brasileira não tem, a página do INPI orienta apontar mais de um pedido ou registro de base. Também dá para pedir classes diferentes em cada país: o exemplo do instituto é proteger as classes 3, 9 e 25 na Austrália e só a 3 e a 9 no Reino Unido.

O pedido em três etapas

O INPI descreve o caminho em três fases. Na primeira, o próprio instituto certifica o pedido. O interessado precisa de cadastro no e-INPI, o sistema do instituto em que se cria login e senha para emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e abrir os formulários eletrônicos. Esse cadastro usa os mesmos dados de login, titular e endereço do pedido de base. Depois, o interessado emite e paga a GRU do código 3004 e, com o número da guia paga, preenche o formulário MM2 no sistema de peticionamento eletrônico da OMPI, em inglês ou espanhol. Esse sistema exige uma conta de usuário na OMPI. Alguns países pedem formulários complementares, anexados nessa hora.

O INPI confere se o pedido internacional corresponde ao de base, como manda o art. 3 do protocolo. Se achar divergência, abre prazo de até 60 dias para resposta. Há um motivo para não demorar: o pedido só mantém a data do depósito feito no Brasil se chegar à OMPI em até dois meses.

Na segunda fase, a OMPI faz o exame formal (dados de contato, qualidade da imagem da marca, pagamento das taxas). Se faltar algo, a secretaria internacional comunica a irregularidade, e a resposta tem de sair em até três meses. Aprovado, o pedido ganha número de inscrição internacional, é publicado na gazeta de marcas internacionais da OMPI e os escritórios dos países indicados são avisados.

A terceira fase é o exame de mérito, feito pelo escritório de cada país. Pela página do INPI, o prazo para conceder ou recusar é de 12 meses, ou de 18 em alguns casos, contados da notificação da OMPI. O Brasil está entre os que escolheram 18 meses quando é o país indicado: a declaração consta do decreto de 2019, com base no art. 5(2)(b) do protocolo, e admite prazo maior quando a recusa vem de oposição. O andamento em cada país aparece no eMadrid, o portal de serviços on-line da OMPI.

Quanto custa em reais e em francos suíços

A parte paga ao INPI é a do código 3004, certificação do pedido internacional, cobrada por classe. Na tabela de retribuições de marcas do INPI em vigor, o valor é de R$ 280,00 por classe, sem valor com desconto para esse serviço.

A parte paga à OMPI está na tabela de taxas do Sistema de Madri, em francos suíços. A taxa básica é de 653 francos quando a marca é reproduzida em preto e branco e de 903 quando há cor. A ela se soma, para cada país indicado, uma taxa complementar de 100 francos ou uma taxa individual, que cada membro fixa por conta própria. Há também uma taxa suplementar de 100 francos por classe a partir da quarta, que deixa de ser cobrada quando todos os países indicados são de taxa individual. O Brasil cobra taxa individual de quem o indica, também por declaração feita no decreto de 2019.

Como as taxas individuais variam de um país para outro, o total depende da lista de países escolhida. A OMPI oferece no eMadrid uma calculadora de taxas para estimar o pedido, a extensão a outros países e a renovação. Se o pagamento não for completo, a OMPI envia aviso de irregularidade e, sem pagamento no prazo, o pedido é tido como abandonado. Contratar escritório especializado é custo à parte, que as tabelas oficiais não cobrem.

Os cinco anos em que o registro depende do pedido brasileiro

O art. 6 do protocolo amarra o registro internacional à marca de base por cinco anos, contados da data da inscrição internacional. Se nesse período o pedido ou o registro brasileiro for retirado, expirar, sofrer renúncia ou tiver decisão definitiva de recusa, cancelamento ou nulidade, a proteção nos outros países cai junto, no todo ou na parte dos produtos e serviços atingida. O mesmo vale se um recurso, uma oposição ou um pedido de nulidade aberto dentro dos cinco anos terminar depois, com decisão contra a marca de base. Passado o prazo, o registro internacional fica independente.

Há uma saída prevista no art. 9quinquies. Se a inscrição internacional for cancelada por esse motivo, o titular tem três meses, a partir do cancelamento, para pedir a mesma marca diretamente nos países onde ela tinha efeito, mantendo a data original, desde que os produtos e serviços estejam na lista anterior e o pedido cumpra as exigências e taxas de cada país.

Validade, renovação e outros países depois

O registro internacional vale por 10 anos e pode ser renovado por períodos iguais, pelos arts. 6 e 7 do protocolo. A página do INPI acrescenta que a renovação pode ser feita depois do vencimento, num período de carência de seis meses, com taxa adicional. Pelo eMadrid, o titular também estende a proteção a outros membros, limita a lista de produtos e serviços, renuncia em algum país, troca o titular e paga taxas.

Antes de escolher os países, o INPI recomenda procurar marcas iguais ou parecidas nos mercados de destino, porque marca que esbarra em direito de outra pessoa pode não ser registrada. A OMPI mantém para isso a base Global Brand Database. Para quem ainda está montando a operação de venda fora, o texto sobre exportar pela internet para a Argentina e o Mercosul trata da logística e do recebimento.

O que o ConnectWeek descreve aqui é o procedimento e o que o protocolo e as páginas oficiais preveem. Se a marca pode ser registrada num país específico, se há conflito com marca de terceiro ou como responder a uma recusa são questões do caso concreto, para advogado ou agente de propriedade industrial.